美國商標註冊注意事項(二):
外國申請人必須委任「美國執業律師」
美國商標局(USPTO)於2019年對商標法規進行了重大改革。其中最核心的變革,便是針對「未在美國或其領土內設有實際住所或營業所」的申請人,新增了強制委任律師的規定:
「An applicant, registrant, or party to a proceeding whose domicile is not located within the United States or its territories must be represented by an attorney... who is qualified to practice under § 11.14 of this chapter.」 (37 C.F.R. § 2.11)
這項政策對於跨境經營、計劃打入美國市場的香港及海外企業、初創公司而言,無疑直接增加了合規成本。然而,回顧這項政策出爐的前因後果,其背後有着不得不為的整頓背景。
一、 變革緣起:從「自由遞件」到「跨境欺詐危機」
在新規上路之前,外國申請人可以選擇直接向USPTO遞交商標申請(即Pro se申請),或委託非美國當地的代辦機構處理。由於當時允許全線上電子遞件,且不強制要求美國境內的聯絡地址,USPTO 皆透過電子郵件與申請人溝通。
這種便利性雖然降低了海外企業的進入門檻,但也衍生出兩大嚴重問題:
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文書品質低落、行政資源浪費:大量外國申請人因不熟悉美國商標法規,導致申請表錯漏百出,審查員必須頻繁發出官方審查意見通知書(Office Action)要求補正,嚴重拖累審查進度。
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跨境欺詐與濫用危機(2017–2018爆發期):為了進駐Amazon等跨境電商平台,部分海外賣家與不肖代辦業者開始出現盜用他人身份、冒用律師簽名、甚至偽造美國使用證據(Specimen)以提交使用聲明等惡劣行徑。
然而,由於美國政府對境外沒有直接執法權,當這些非美國籍的代辦人或申請人違規時,USPTO 往往無法跨國追究其法律責任。為維護商標資料庫的真實性、打擊欺詐行為,USPTO 因而修改法例,強制要求美國境內的申請人必須委任美國執業律師。
二、 政策生效時間點與舊案適用範圍
該項強制委任規定已於2019年8月3日正式生效。
對於在此日期「之前」已經提交的申請或註冊案,雖然暫時不需要無條件補辦律師委任,但一旦進入後續程序(例如:回覆審查意見、提交5-6年使用宣誓、商標續展、變更名稱/地址、辦理轉讓等),就必須委任美國執業律師方能繼續辦理。
三、 權衡利弊:強制委任律師的優缺點分析
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缺點:成本與溝通成本增加
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財務負擔:申請人需額外支付美國律師代理費、諮詢費及應對審查意見的相關費用。
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流程拉長:多了一層律師轉達與審核的環節,若遇到兩地時差或公眾假期錯開,可能會拉長前期準備時間。
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優點:保障權益、過濾垃圾申請與維護商標價值
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大幅降低違法與被拒風險:美國律師必須對代理案件負法律責任,因此會嚴格把關客戶提交的使用證據,過濾不實資料。
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避免無效霸佔與商標撞牆:此舉有效遏制了大量「囤積商標卻不實際使用」的惡意行為,讓真正有在美國經營的品牌不會因前案阻擋而無法註冊。
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專業把關、避免時間與金錢雙重損失:專業律師能提供精準法規建議,避免企業因不熟悉當地法例而盲目遞件,最終面臨商標被拒、品牌被迫改名的慘痛代價。
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防範代辦黑歷史波及:許多過去委託不合規代辦的企業,後來遭遇 USPTO 發出制裁令,數萬個已獲批或申請中的商標直接被作廢。不僅規費與代辦費付諸流水,更賠上了辛苦建立的品牌商譽。
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四、 什麼樣的律師才符合 USPTO 規定?
根據 USPTO 規範,代理外國申請人的必須是合法的美國執業律師:
「Attorney or lawyer means an individual who is an active member in good standing of the bar of the highest court of any State.」 (37 C.F.R. § 11.1)
換句話說,該律師必須是美國各州、領土或哥倫比亞特區最高法院的現職執業律師,且在商標申請表中必須明確列出其執業州別與律師證號。
五、 給外國申請人的實務建議
如果您是香港或其他地區的企業或個人,在美國沒有直接的人脈接觸律師,建議可以尋求信譽良好的綜合性知識產權代辦或諮詢機構協助。
優秀的代辦機構通常擁有長期合作的美國執業律師資源,能提供「一站式」跨國申請服務。您只需要透過單一窗口與熟悉的語言(無語言溝通障礙)進行溝通,由代辦機構將專業的法律術語轉化為淺白易明的說法,不僅能大幅降低進入美國的溝通成本,也能確保商標佈局的合規與安全。
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